El STJ de Brasil confirmó que las marcas débiles o evocativas, formadas por expresiones de uso común y con reducida fuerza distintiva, reciben una protección más limitada y pueden coexistir con signos semejantes cuando sus elementos figurativos permiten diferenciarlos y no existe riesgo de confusión.
La Cuarta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el Recurso Especial n.º 2.221.280/SP, resolvió una controversia entre Sol Diesel Derivados de Petróleo Ltda. y Rede Sol Fuel Distribuidora S.A. vinculada con el uso del término “SOL” en marcas, nombres empresariales, dominios y redes sociales. La recurrente alegaba infracción marcaria y competencia desleal, procurando impedir a la demandada continuar utilizando dicho elemento nominativo. Sin embargo, las instancias inferiores habían considerado que “SOL” constituía una expresión común y evocativa, de escasa originalidad, y que las marcas enfrentadas presentaban elementos figurativos suficientemente distintos como para excluir riesgo de confusión.
El STJ mantuvo ese criterio y reiteró su jurisprudencia según la cual las marcas débiles o evocativas atraen una mitigación de la regla de exclusividad y pueden convivir con otras semejantes. En particular, el Tribunal destacó que, en marcas mixtas integradas por vocablos comunes, la protección se concentra en el conjunto distintivo —incluidos sus elementos gráficos y estilizados— y no necesariamente en la palabra considerada de manera aislada. En el caso, la marcada diferencia entre las representaciones figurativas y la convivencia de ambas empresas en el mercado durante más de dos décadas reforzaron la conclusión de que no existía una similitud capaz de inducir al público a confusión.
La decisión también reafirma la distribución de competencias entre la Justicia estadual y la Justicia federal en litigios marcarios. Conforme al Tema 950 del STJ, las acciones entre particulares relativas a competencia desleal, trade dress o abstención de uso de signos distintivos corresponden, en principio, a la Justicia estadual cuando no se discute directamente la nulidad de un registro ante el INPI. En este caso, el STJ consideró que la controversia no implicaba invalidar un acto administrativo del Instituto, sino determinar si podían coexistir los signos enfrentados en el mercado. El recurso especial fue conocido parcialmente y, en esa extensión, desestimado por unanimidad.
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