El Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº3 en el marco de la causa “Merck Sharp & Dohme Corp c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente” rechazó la pretensión de la demandante que solicitó la nulidad de la denegatoria de patente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Merck Sharp & Dohme Corp alegó que la Resolución Conjunta, que establece los criterios de patentabilidad de las invenciones químico-farmacéuticas, no resulta aplicable en virtud de que la solicitud de patente fue presentada con anterioridad al dictado de la resolución. Además, solicitó que se declare su inaplicabilidad con fundamento en su ilegitimidad e inconstitucionalidad, en tanto se aparta indebidamente de la práctica administrativa establecida por el INPI en el marco de la Ley de Patentes y demás normativa, previendo condiciones de patentabilidad más restrictivas en comparación con los demás sectores tecnológicosl INPI. Y que dicho Instituto, en su Informe Denegatorio siguió los lineamientos de la referida resolución y que interpretó que las sales, pseudopolimorfos, enantiómeros, invenciones de selección, composiciones, procesos de preparación, usos y tipos de invención involucradas en su Reivindicación principal y subordinadas a la solicitud no son patentables.
Por su parte el INPI indicó que que la denegatoria administrativa objeto del presente proceso no es más que la consecuencia del ejercicio de las funciones que le competen como autoridad de aplicación de la Ley de Patentes, y que en su art. 4 indicá tanto a la novedad y a la actividad inventiva como requisitos esenciales para que existan invenciones patentables, resaltando que la solicitud de patente presentada carece de ellos. Además indicó que la Ley de Patentes no contempla las “patentes de selección” y manifestó que existen estrategias a los fines de prolongar el ciclo de vida de los medicamentos y reducir, además, el impacto económico que afecta a aquellos medicamentos con marca ante la aparición de los genéricos, que consisten en realizar pequeños cambios en la estructura química del compuesto que modifiquen el perfil de respuesta, siendo estos en muchos casos no patentables por falta de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial. Finalmente, argumentó que la Resolución Conjunta que aprobó las pautas sobre el patentamiento es legítima y que es un reglamento de ejecución, sin contenido normativo, cuya finalidad es la de instruir a los examinadores técnicos de patentes químicas.
En su fallo el Juzgado indicó que la patente no cumple con los requisitos del artículo 4 de la ley de Patentes, y que Merck no logró demostrar la ilegitimidad de la decisión del INPI. Sobre las pautas de patentabilidad, el Juzgado expresó que las mismas conforman un manual de procedimiento interno y no constituyen normas ni disposiciones legales y que no se demostró como dichas reglas son contrarias a la Constitución Nacional.
