En el proceso 325-IP-2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó la legitimación por activa del titular de un registro marcario para interponer acciones por infracción respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la adquisición del derecho de propiedad intelectual sobre el signo distintivo. Indicó que no es necesario ser propietario de la marca para presentar este tipo de acciones y que, a falta de estipulación contractual sobre el particular, se aplica lo establecido en el ordenamiento jurídico interno.
El primero de noviembre de 2021 la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia solicitó interpretación prejudicial de los artículos 238 y 239 de la Decisión Andina 486 de 2000, dentro del proceso promovido por Seguritel S.R.L., en contra del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) de este país.
El 18 de noviembre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) profirió la referida interpretación dentro del proceso 325-IP-2021. En palabras del TJCA, el asunto objeto de interpretación se refiere al artículo 238 de la Decisión y, en concreto, a la legitimación “para plantear una acción por infracción de derechos por hechos acaecidos antes de convertirse en titular de la marca supuestamente infringida”. No así al artículo 239, ya que, en el caso de marras, no se discute la infracción de una patente.
Sobre el objeto de estudio, consideró que el artículo 238 constituye un acto aclarado y que, por ello, no correspondía emitir un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, el TJCA respondió las preguntas de la autoridad consultante para precisar ciertos aspectos sobre el tema de interés. Indicó que un registro marcario concedido o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria y que la transferencia debe ser registrada ante la oficina nacional competente para efectos de oponibilidad.
Puntualizó que una persona se hace titular de una marca con el correspondiente registro, “sin considerar el medio concreto de adquisición, que puede ser un primer registro o el registro de una transferencia del título marcario ya registrado”. Además, señaló que el titular “goza de esta legitimidad activa desde el momento en que se registra el título adquirido, quedando habilitado para reclamar por actos acaecidos desde el registro inicial de la marca, porque la protección jurídica es al signo distintivo, con abstracción del tiempo y forma de la adquisición”.
Por lo tanto, el TJCA concluyó que el titular puede reclamar por actos anteriores a la inscripción de su derecho, siempre que los mismos no hayan prescrito, diferenciando, además, entre el ejercicio del derecho exclusivo y la legitimidad activa para presentar una acción por infracción, “para lo cual no es necesario ser propietario de la marca”.
Finalmente, el TJCA anotó que “en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir sobre el momento a partir del cual el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción (y otras acciones) en defensa de la marca. (…) En caso de silencio en el contrato sobre ese particular, habrá de atenerse a lo que haya establecido la legislación o jurisprudencia nacionales”.
