El artículo 155 de la Decisión de la CAN N° 486 se refiere a los derechos que le confiere al titular el registro marcario. Dicha norma lista los actos que están afectados por dicha protección. Por su parte, el artículo 238 hace rerefencia a la acción por infracción marcaria.

El caso en cuestión, aborda si la utilización no comercial de un signodistintivo por parte de un tercero no autorizado por el titular puede constituir una infracción marcaria. En primer lugar, el Tribunal Andino indicó que la protección a la marca en general y a la marca notoriamente conocida en particular, está referida a su uso y aprovechamiento comercial, por lo que el uso no comercial por parte de un tercero no constituye una infracción marcaría.

Sin embargo, aclara el Tribunal, esta regla tiene una excepcion, en el caso de la marca notoriamente conocida, prevista en literal f) del artículo 155 de la Decisión N° 486, para situaciones en que el uso no comercial pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. La aplicación de esta excepción es posible en el proceso interno de referencia por lo que a continuación pasamos a realizar precisiones necesarias.

Ahora bien esta norma contempla que para aplicar el literal f) del artículo 155 se debe verificar alguna de las hipótesis planteadas por el literal b) del artículo 226, o sea que exista o pueda existir un daño económico o comercial injusto, asociándose este a una posible dilución de la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario de la marca.

El Tribunal enumera cuatro supuestos en los que que el titular de una marca notoria tenga el derecho de prohibir el uso público de su marca por parte de un tercero, que realice ese uso fuera del comercio:

1. que un tercero debe realizar actos de uso público de la marca notoria, que sean ajenos al uso comercial de la marca notoria.
2. que ese uso público debe ocasionar un daño a la marca notoria, que se concrete en la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario.

Esta afectación debe estar referida a la distintividad (intrínseca o extrínseca), o notoriedad, de la marca en el comercio, que no es lo mismo que la imagen.

1. que ese daño debe ser real, objetivo, concreto, no una percepción subjetiva. Sin daño no existe infracción. El daño debe acreditarse, no se presume.
2. que el daño que pudiera darse debe ser injusto, o sea que las acciones de uso público de la marca notoria por parte del tercero deben ser contrarias a la norma jurídica. Si el tercero usa la marca, se refiere a ella públicamente, en un acto o actos que implican el ejercicio de un derecho no existe un daño injusto, aunque objetivamente exista alguna dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario.

Finalmente indicó que, en resumen, no hay uso a título de marca, y menos infracción marcaria, cuando los ciudadanos se refieren a ella, o a un nombre comercial, en ejercicio de su libertad de expresión, su derecho de petición, su derecho a la protesta (pacífica), su derecho al reclamo, etc

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