La concesión del derecho de propiedad industrial por el INPI es requisito indispensable para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios por violación de patente, pues es el registro que garantiza al titular el derecho de impedir que un tercero, sin su consentimiento, produzca, utilice, ponga a la venta o importe el producto patentado.
La 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia negó la solicitud de indemnización de una empresa contra un competidor por el uso no autorizado de un producto patentado, ya que el proceso aún está siendo analizado por el INPI. "Antes de la concesión del derecho de propiedad industrial, el solicitante tiene una mera expectativa en relación a él, circunstancia que, por sí sola, no genera el deber de indemnizar", explicó la ponente, la magistrada Nancy Andrighi.
Para la Jueza, la interpretación del artículo 44 de la Ley 9.279/1996 revela que sólo después de que el INPI haya concedido la patente se puede reclamar indemnización por explotación indebida de su objeto, aunque se refiera al período entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión del derecho, como en este caso.
Además no hay forma de garantizar que, al final del procedimiento administrativo ante el INPI, la solicitud de patente será efectivamente concedida; tampoco hay forma de establecer, antes de la concesión del derecho, los límites de la protección que eventualmente será conferida por la autoridad.
Además indicó que el reconocimiento de la existencia de interés procesal requiere la confluencia de dos elementos: la utilidad y la necesidad de la pretensión sometida al tribunal. Explicó que el primero estará presente siempre que el proceso pueda proporcionar al demandante el resultado favorable que busca; la necesidad de que el Estado actúe estará presente siempre que se constate que la parte contraria se resiste a la pretensión formulada por el demandante.
En el caso enjuiciado, el ponente afirmó que el elemento de "utilidad" está ausente, ya que la acción propuesta no puede conducir a la obtención del resultado buscado por la empresa demandante.
Aunque la pretensión de recibir una indemnización sólo nace a partir de la concesión de la patente, la ponente subrayó que el período que abarca puede retrotraerse a la fecha de publicación de la solicitud. Este efecto retroactivo, explicó, se deriva del hecho de que, tan pronto como se publica la solicitud de patente, las reivindicaciones relacionadas pasan a ser de dominio público, "de modo que el legislador optó por frenar, aunque de forma indirecta y condicionada, la explotación indebida durante el período que comienza en ella".
"El texto normativo de los artículos 42, in fine y apartado 1, y 44, in fine, de la Ley de Propiedad Industrial, garantiza el derecho a impedir la utilización de la invención por terceros y el derecho a la indemnización retroactiva, esto se refiere exclusivamente al titular de la patente. No existe disposición legal que autorice el ejercicio de pretensiones relativas a tales derechos antes de que haya concluido el proceso de examen técnico realizado por el órgano administrativo competente", concluyó.
