Luego de 10 años de litigio la Corte de Estado resolvió rechazar la pretensión del Club Deportivo Santa Fe para el registro de la marca Santa Fe en la clase 41 de la clasificación de Niza.
El caso en cuestión se refiere al registro por parte de Santa Fe Corporación Deportiva, de la marca Santa Fe en la clase 41 que fuera rechazado en diversas instancias administrativas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho rechazo es producto del registro previo de la marca SANTAFE, que obtuvo registro para distinguir servicios de las clases 41 y 35, en particular la actividad desarrollada es la del comercio ya que son titulares del Centro Comercial Santafe.
El demandante indicó que CENTRO COMERCIAL SANTAFE no guarda absolutamente ninguna relación con la actividad deportiva de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA [...]”, y añadió que “[…] adicionalmente varios factores deben ser tenidos en cuenta, que el uso del signo SANTA FE por parte de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, inició casi medio siglo antes de que se produjera el nacimiento del Centro Comercial Santa Fe, por lo que no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos, servicios, o productos o servicios similares. Además argumentó respecto de la coexistencia pacífica de las marcas.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) así como el Centro Comercial Santa Fe, indicaron que tanto los elementos denominativos como fonéticos concluyen que las marcas analizadas están conformadas por una palabra idéntica usada en la misma disposición. Por lo tanto es forzoso concluir que entre ellas existen no solo similitudes o semejanzas ortográficas que puedan generar confundibilidad entre las mismas, sino duplicado ortográfico entre una y otra. Por ende, no puede otorgarse el registro a la Corporación Deportiva Santa Fe, ya que los signos serían confundibles y por lo tanto contrarios a la finalidad del sistema de marcas de proteger al consumidor mediante la distintibilidad de sus signos.
La Corte de Estado en su decisión estimó que entre los servicios de la Clase 41, el signo solicitado y la marca mixta presentan conexidad competitiva, toda vez que son los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. En efecto, los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los servicios que pretende identificar el signo nominativo de la parte demandante, pertenecen a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Más específicamente, tanto el signo solicitado como la marca mixta registrada coinciden en la prestación de los servicios de educación, actividades deportivas, formación y esparcimiento.
La Corte además indicó –sobre si Santa Fe es una expresión de uso común– que si bien la expresión SANTA FE es de uso común, la misma no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos objeto de comparación. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre el signo nominativo SANTA FE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintibidad débil, y la marca mixta SANTAFE.