El 30 de marzo de 2021, la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) publicó su propuesta preliminar para la revisión de las notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas (en inglés: essentially derived varieties - EDVs). Esta breve opinión explica los principales cambios propuestos, aborda algunos aspectos controvertidos e indica algunos puntos de atención para los países en desarrollo.
El Convenio de la UPOV, en su versión de 1991, amplía el alcance del derecho de obtentor de una variedad inicial a las variedades que se derivan esencialmente de ella. Las EDVs están reguladas en el Art. 14 (5) de la UPOV y se definen de la siguiente manera:
“[Artículo 14 (5) (b)] (...) se considerará que una variedad es esencialmente derivada de (...) la variedad inicial (...) si
(i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,
(ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y
(iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.”
Si un tercero está interesado en utilizar una EDV, debe obtener la autorización tanto del obtentor de la variedad inicial (si protegida) como del obtentor de la EDV. En el caso de una variedad esencialmente derivada de una EDV (EDV de la EDV), su uso requiere la autorización del obtentor de la variedad inicial y del obtentor de la EDV final, pero no del obtentor de la EDV intermedia.
La versión actual de las notas explicativas, publicada en 2017, interpreta el artículo 14 (5) (b) (i) en el sentido de que la EDV debe conservar prácticamente todo el genotipo de la variedad inicial. Además, dado que se debe mantener la expresión de los caracteres esenciales, de las notas explicativas se infiere que las EDVs deben presentar determinados caracteres fenotípicos de la variedade inicial o que añadan valor a ella, como caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales o bioquímicos. Con respecto al Art. 14 (5) (b) (iii), se entiende que el número de diferencias entre la EDV y la variedad inicial resultantes de la derivación debe ser un o muy pocos. Si hay un mayor número de diferencias, la variedad derivada no se considerará EDV.
Sin embargo, con la aparición de nuevas técnicas para la obtención de variedades - incluidas técnicas de edición genética como CRISPR-Cas -, es posible realizar cambios rápidos y específicos en el genotipo de las variedades iniciales que dan como resultado nuevas variedades con múltiples caracteres diferenciados incluyendo nuevos caracteres esenciales desde una perspectiva fenotípica o de valor añadido. De esta forma, con una inversión no demasiado elevada, se pueden obtener más facilmente nuevas variedades derivadas de una variedad inicial sin que necesariamente consistan en EDVs. Por ello, varios obtentores de variedades iniciales consideran la interpretación restrictiva del Art. 14 (5) presentada en las notas explicativas actuales como insuficiente para garantizar un adecuado grado de protección a sus variedades, ya que la posibilidad de su uso no remunerado para obtener variedades nuevas y eventualmente con mayor valor económico pueden amenazar la amortización de las inversiones realizadas y, así, perjudicar el incentivo a la innovación.
La propuesta de revisión de las notas explicativas consiste en una reacción de la UPOV a esta demanda de los obtentores de variedades iniciales. En ella, el Art. 14 (5) (b) (i) se reinterpreta en el sentido de que la similitud genética y el proceso de derivación basado únicamente en la variedad inicial son los elementos determinantes para la constatación de una EDV, lo que hace que las diferencias fenotípicas y el valor añadido no sean relevantes. Además, de acuerdo con la nueva interpretación del artículo 14 (5) (b) (iii), no hay limitación en el número de diferencias entre la variedad derivada y la variedad inicial resultantes de la derivación para que la primera sea considerada una EDV. En consecuencia, las variedades monoparentales, cuyas diferencias siempre resultan de actos de derivación, siempre serán consideradas EDVs de la variedad inicial, independientemente de sus características fenotípicas y del grado de valor añadido. Asimismo, las variedades multiparentales también pueden considerarse EDVs si resultan de varios actos de derivación.
Además de consistir en una reinterpretación relevante de las notas explicativas tan solo 4 años después de la publicación de la versión actualmente vigente, esta propuesta de revisión es objeto de críticas desde una perspectiva dogmática y económica.
Desde un punto de vista dogmático, al considerar solo el genotipo y el proceso de derivación como determinantes para la verificación de la EDV, la propuesta ignora la segunda parte del Artículo 14 (5) (b) (i), que determina que las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo da variedade inicial deben conservarse en la EDV. Dado que la expresión del carácter esencial es un concepto diferente del carácter esencial per se y, principalmente, del genotipo de la variedad per se, este concepto está históricamente asociado con caracteres fenotípicos y/o que añaden un cierto valor a la variedad. Sin embargo, estos aspectos ya no se consideran en la revisión propuesta. Además, como son requisitos distintos y acumulativos para la verificación de una EDV, el pasaje "salvo las diferencias resultantes de la derivación"descrito en el Art. 14 (5) (b) (iii) no excluye la necesidad de cumplir con los requisitos independientes establecidos por el Art. 14 (5) (b) (i). En vista de esto, la compatibilidad de la propuesta de revisión de las notas explicativas con el texto del Convenio de la UPOV es cuestionable.
Desde un punto de vista económico, se argumenta que la obtención de variedades vegetales mediante técnicas nuevas y modernas requiere una inversión considerable. Dado que, en el caso de la EDV de una EDV, el usuario de la EDV final no necesita la autorización del obtentor de la EDV intermedia, existiría un gran riesgo de que las inversiones realizadas en la EDV intermedia no se amortizaran. Como, en teoría, cada EDV puede ser objeto de otra EDV y, por tanto, convertirse en una EDV intermedia, una extensión del concepto de EDV más allá de los casos de mero “plagio” de la variedad inicial podría reducir el incentivo para la innovación en el sector de vegetables.
Sin embargo, este argumento debe analizarse con cautela.En primer lugar, es necesario verificar en detalle si esta protección de variedades obtenidas mediante nuevas técnicas es realmente necesaria desde una perspectiva económica. Además, aunque este es todavía un tema controvertido, es posible que una invención relacionada con plantas y animales, dependiendo de la técnica de obtención utilizada y la regulación nacional, sea patentable si no es aplicable únicamente a una variedad específica de planta o animal. En este caso, se mitigan las preocupaciones sobre la ausencia de protección. Si bien la concesión de la patente puede eventualmente tener lugar en un período posterior a la mayor demanda del mercado, los derechos que puedan derivarse de su mera solicitud, como la indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción, pueden ya eventualmente proteger el obtentor.
En general, la relación y la compatibilidad entre el derecho de patentes y el derecho sui generis de los obtentores vegetales probablemente tendrán que replantearse pronto en vista de las nuevas técnicas en el área de la biotecnología, especialmente las relacionadas con la edición genética. En particular, los casos de acumulación de derechos y la supresión fáctica de excepciones legales garantizadas en sistemas sui generis pueden ser disfuncionales o políticamente indeseables. Este paso requerirá el establecimiento de objetivos concretos a alcanzar mediante la regulación y eventualmente también suficientes estudios económicos, aunque teóricos, que aún son escasos.
La mera revisión de las notas explicativas de la UPOV es insuficiente para abordar todo el sistema de derechos de propiedad intelectual sobre las plantas y adaptar los sistemas de incentivos en una perspectiva más amplia. Sin embargo, especialmente para los países en desarrollo, sus impactos a corto plazo en el mercado de variedades vegetales no deben subestimarse. Para los pocos países en desarrollo que firmaron la UPOV 1991, como Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana, las notas explicativas, aunque no sean vinculantes según el derecho internacional, pueden influir en la definicion del alcance de las EDVs por parte de legisladores y jueces. Para los países que no son miembros de la UPOV 1991, es importante prestar atención al desarrollo de la cuestión y las consecuencias económicas derivadas del régimen de protección de las EDVs, ya que la ellas pueden ser objeto de futuras negociaciones en el ámbito de los tratados de libre comércio.
En este momento, el reconocimiento por parte de los países en desarrollo de los intereses económicos y sociales impactados por la regulación de las EDVs es importante para que exista una posición clara sobre la propuesta de revisión de las notas explicativas, que aún serán analizadas por el Grupo de Trabajo de la UPOV relacionado a EDV en los próximos meses.
La Propuesta Preliminar de Revisión de las Notas Explicativas de la UPOV sobre las Variedades Esencialmente Derivadas está disponible en el siguiente enlace.