La Corte Suprema rechazó el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocó parcialmente la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que había acogido oposición presentada, rechazando en definitiva, el registro de la marca “GRUPO SAID”.
La disputa se funda en la marca «Grupo Said» entre el empresario Salvador Said -miembro de la familia controladora de Parque Arauco, Embotelladora Andina y otras compañías- y su pariente y también empresario Jorge Said Yarur -primo hermano de su padre, José Said Saffie. En primer lugar, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) resolvió rechazar siete de las 13 solicitudes de Jorge Said para inscribir la marca «Grupo Said» a su nombre en distintos rubros y clases.
Pese al rechazo del INAPI, el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile decidió rechazar lo dispuesto por el INAPI y accedió al registro de la marca Grupo Said en distintas clases.
En su decisión la Corte indicó "Que, el fallo de primer grado, en lo no modificado en alzada, establece como cierto que "la expresión GRUPO SAID corresponde a la denominación de un importante grupo económico nacional", la que "ha tenido una destacada participación en el desarrollo de distintos emprendimientos en materia económica que hacen que sea reconocida por la generalidad del público consumidor".
Entonces, de los mismos hechos sentados en el fallo se desprende que, aun cuando no es controvertido que la oponente no ha registrado la marca disputada, la "generalidad del público consumidor" la asocia al "grupo económico" conocido como GRUPO SAID, esto es, a un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, por lo que, necesariamente aceptar el registro para el solicitante se prestará para inducir a error o engaño a los consumidores de los productos que serán comprendidos por esta marca, al entenderse que provienen de una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico."
La sentencia indicó que, a diferencia de lo razonado en la sentencia en estudio, la misma circunstancia fijada de que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los bienes que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que éste constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular.
El fallo concluyó que la sentencia revisada incurrió en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un supuesto improcedente, yerro que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto implicó rechazar parcialmente la oposición de quien recurrió, lo que deberá ser subsanado anulando el fallo en estudio y dictando el correspondiente de reemplazo conforme a derecho..
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en demanda de oposición, en contra de la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial y procedió a dictar sentencia de reemplazo.
