El caso concreto consistió en determinar si Evacol S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial que Croes lnc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco, en un escenario en el que el presunto infractor había registrado previamente un diseño industrial sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco (que podría ser similar o no a la marca tridimensional) y había comercializado productos similares a dicha marca durante años y con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, lo que eventualmente podría haber generado una posible coexistencia pacífica de los productos comercializados por ambas empresas.

A los fines de determinar si existió infracción el Tribunal estableció reglas para el cotejo de marcas tridimensionales:

1. “Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto.
2. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
3. La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso”.

El segundo análisis por parte del Tribunal consistió en la definición y naturaleza del diseño industrial; los derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.

Respecto a la definición y naturaleza del mismo, el Tribunal indicó que “el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseñointerior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial”. En cuanto al alcance del derecho, el Tribunal estipuló que “el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado”.

Finalmente, sobre la cuestión de fondo para determinar si existió infracción el Tribunal analizó si existe una coexistencia pacífica entre ambos signos. En ese sentido, se interpretó que “Si el diseño industrial se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de «novedad» del diseño industrial”.

Además, agregó que “si bien resultaría extraña la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la teoría, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, ambos registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial”.

Finalmente al analizar la posible infracción el Tribunal interpretó que: “En un escenario en el que la acción por infracción de una marca tridimensional se dirige contra personas que ya venían comercializando por años productos idénticos o similares al de la referida marca, la autoridad competente deberá verificar si ha habido o no una coexistencia pacífica entre los signos (y productos) en conflicto que, sobre la base del análisis retrospectivo (mirar el pasado), genere la convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en riesgo de confusión…la coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos materia de controversia.

En efecto, el referido análisis retrospectivo podría evidenciar que el producto amparado por la marca tridimensional y los productos materia de infracción han coexistido pacíficamente en el mercado por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, sin generar riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, gracias a los elementos distintivos adicionales, como es el caso de los elementos denominativos y gráficos que distinguen a los productos materia de controversia. La inexistencia de riesgo de confusión o de asociación, como lo ha señalado este Tribunal en su jurisprudencia, descarta la existencia de infracción marcaria”.

Ver Interpretación Prejudicial