El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 34-IP-2021, interpretó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 para determinar si la prohibición de registro de formas de uso común se extendía a las marcas bidimensionales. Al respecto, el Tribunal determinó que esta causal de irregistrabilidad puede considerarse para otro tipo de signos diferentes a los tridimensionales, considerando especialmente el riesgo de confusión.
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial del artículo 135, literal c), de la Decisión Andina 486 de 2000 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), dentro del proceso promovido por Calzado Atlas S.A., en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del Perú.
Ante esta solicitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió, el día 18 de noviembre de 2024, la interpretación que le fue requerida dentro del proceso 34-IP-2021, específicamente para analizar si la prohibición de registrar como marca las formas de uso común (como el diseño de una suela de zapatos, según el caso concreto) se limitaba a signos tridimensionales o aplicaba también a signos bidimensionales.
Aunque declaró que la norma a interpretar constituía un acto aclarado, el TJCA resolvió ampliar su criterio jurídico interpretativo en relación con el riesgo de confusión entre un signo bidimensional y otro tridimensional, para determinar la procedencia de la causal de irregistrabilidad en cuestión respecto de marcas bidimensionales. Sobre el particular, indicó que, con independencia de su naturaleza, para la generalidad de los signos se requiere su distintividad para registrarlos como marca, por lo cual, si el signo “es de uso común o usual en el mercado, no puede —por definición— ser distintivo”. Además, precisó que el riesgo de confusión por falta de distintividad se puede dar entre signos de diferente naturaleza.
Ahora, el TJCA señaló que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 estaba en principio referida a signos tridimensionales, pero que nada impedía que fuera “considerada para otro tipo de signos debido a que el requisito de distintividad es aplicable para todas las marcas. Por tanto, si el signo solicitado a registro (independientemente de su naturaleza) constituye exclusivamente una forma usual del producto o de la función del servicio de que se trate, no será registrable como marca, salvo que esté acompañado por elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad al conjunto de elementos que comprenden este signo” y serán estos elementos adicionales los que serán protegidos por el derecho marcario. En todo caso, lo que “debe evaluarse es el riesgo de confusión en el consumidor más allá de la naturaleza del signo”.
