La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el caso donde Tecnoquímicas S.A. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Sandra Milena Bueno Basto por el presunto uso de la expresión TIENDAS MK VENTAS VIRTUALES en su establecimiento de comercio;
El uso del portal web «www.tiendasmk.com» para ejecutar sus actividades de comercio; y, el uso de la expresión TIENDAS MK en las redes sociales de WhatsApp Facebook e Instagram, los cuales serían confundibles con sus marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas.
En Particular el tribunal colombiano le preguntó al Tribunal Andino lo siguiente:
¿Cómo se puede desvirtuar la presunción de riesgo de confusión en el supuesto de que un establecimiento virtual comprenda un signo idéntico o similar a una marca registrada? ¿Es suficiente que en un certificado de matrícula mercantil de un establecimiento de comercio aparezca un signo similar a una marca registrada para probar su uso en el mercado?
¿En los casos en que el titular de una marca se acoja al sistema de indemnización preestablecida señalada en el Artículo 3 de la Ley 1648 de 201358, lo releva de demostrar los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios previstos en el Artículo 243 de la Decisión 486?
Respecto a dichas preguntas el Tribunal indicó que se podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.
Además, expresó que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma
Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»
Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial. 4.3. En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial. 4.4. En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la Ley Andina de propiedad industrial busca evitar.
En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido.
Por ejemplo, en el caso que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria. La legislación interna de los países miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones prestablecidas son compatibles con Artículo 243 de la Decisión 486.
